在保护医疗技术公司创新的同时,避免失误是很重要的。格林伯格-特劳里格的高级律师解释了原因。
大卫·j·戴克曼和贝瑟妮·a·斯托克斯,格林伯格特劳里格
在建立伙伴关系和合作时,医疗技术公司需要对其知识产权(IP)进行强有力的保护,这通常是该公司皇冠上的宝石。保密、合资、许可和合作协议对医疗技术公司的发展是不可或缺的,但并非没有风险。
通过共享专有技术和机密信息来建立合作关系,可以加强你在市场上的地位。然而,合作关系可能会意外结束,使当事人处于弱势地位,除非他们的权利得到了经过仔细考虑的书面协议的保护。在最糟糕的情况下,双方会因为多年前起草的协议的解释和意图而在法庭或仲裁中争吵。
成功的合作涉及复杂的谈判,涉及的问题包括保密信息的维护、研究与开发(R&D)的控制、知识产权的所有权、付款和利润的时机,以及最终的终止。尽管每次合作都是独一无二的,但医疗技术公司应确保书面协议解决以下五个关键问题,以帮助保护知识产权和防止权利丧失:
1.保密
与第三方谈判合作通常需要向另一方披露机密信息,而对方也可能与你的竞争对手合作。在泄露任何机密信息之前,各方应签署书面保密协议(NDA),禁止与任何第三方共享机密信息或将机密信息用于预期用途以外的目的。如果双方没有签订单独的保密协议,那么在管理合作的主要协议中包含全面的保密条款就很重要了。
2.IP所有权和改进
创新者必须确保他们拥有知识产权,以及合作可能带来的所有产品改进。合作通常根据对发明的贡献按比例授予所有权,但权利有时根据技术领域或专业知识水平进行划分。任何管理合作的协议都应包括对原始创新者的任何改进的转让,并仅在完成合作所需的范围和时间内向合作者授予有限的许可。重要的是要特别考虑到双方在合作中已经存在的IP,并起草协议来保护双方的背景IP。任何协议还应涉及各方在以下方面的责任:(1)提交新的专利申请和维护专利,以及(2)与专利侵权诉讼和纠纷有关的诉讼义务。
3.付款、里程碑和版税
在评估合作各方的贡献时可能会产生冲突,因为它通常决定了各方之间的权力平衡。医疗技术协议应该清楚地描述各方的贡献、预期的努力和补偿。预付款、阶段性付款或定期版税都是合适的;仔细协商。通常一方提供资金来支付与合作相关的初始研发成本。或者,可以使用里程碑付款来最小化与预付款相关的风险。
4.控制权的转让和变更
转让条款虽然出现在大多数协议的末尾,但值得仔细审查和注意。医疗技术公司需要考虑是否应在合并、收购或控制权变更时自动转让协议,或者是否需要事先书面同意转让协议。未经同意自动转让协议可能导致一方与竞争对手或其最初不打算与之合作的其他方合作。
5.终止
无论多么成功,大多数合作最终都会结束。在进入合作之前,以书面形式同意有序终止的细节,对于避免混乱的解散至关重要。终止条款应规定(1)一方可以终止合作的时间;(二)终止后专利和其他知识产权的所有者;(三)终止的情形。在发生重大违约、资不抵债、控制权变更、不可抗力(务必包括流行病)或未能及时提供产品的情况下,订约双方通常同意终止协议。双方还应要求提供充分的终止通知,并就终止后仍有哪些合同义务(如果有的话)达成一致,例如保密、知识产权和支付义务。特别是,应明确说明终止后设计、模具和制造或监管文件的所有权和控制权。
通过精心起草的书面协议保护知识产权是建立成功医疗技术公司的关键。在披露机密信息或解决知识产权问题之前,医疗技术公司应该通过充分协商的书面协议来保护其利益,保护知识产权并支持成功的合作。
本文反映的是作者的观点,而不是Greenberg Traurig或Medical Design & Outsourcing的观点。本文仅供参考之用,不打算被解释或用作一般法律建议,也不作为任何类型的征求。
David J. Dykeman是一名注册专利律师,在专利和知识产权法方面拥有超过23年的经验格林伯格特劳里格”全球生命科学与医疗技术集团。戴克曼的业务重点是为高科技客户确保全球知识产权保护和相关业务战略,在医疗设备、可穿戴设备、机器人、生命科学和信息技术方面具有特别的经验。可以在……找到他dykemand@gtlaw.com或者拨打(617)310-6009。
贝瑟尼·a·斯托克斯(Bethany A. Stokes)是波士顿Greenberg Traurig律师事务所的律师。她为客户提供知识产权(包括国内和国际商标)的采购和执行方面的咨询。Stokes还专注于技术许可,包括谈判和起草许可、合资、合作和其他与知识产权相关的协议。她的电话号码是stokesb@gtlaw.com或(617)310-6098。