然而,大法官埃琳娜·卡根(Elena Kagan)在她的多数意见中确实表示,这一原则有局限性。
这起复杂的案件涉及用于治疗异常子宫出血的NovaSure系统,该系统是Csaba Truckai在上世纪90年代末发明的,并申请了一项专利,该专利被分配给了他的公司Novacept。Hologic最终在2007年收购了Novacept,并在2015年获得了专利声明。几个月后,Hologic起诉密涅瓦外科手术公司——Truckai成立的新公司——专利侵权。密涅瓦外科公司制造了密涅瓦子宫内膜消融系统,被吹捧为治疗异常子宫出血的改进设备。
在反对Hologic诉讼的论点中,Minerva表示,新增加的索赔与NovaSure的书面描述不符,该书面描述涉及可渗透的涂药头。Minerva系统有一个不透湿的喷头,因此在治疗过程中不会去除任何液体。
卡根发现,联邦巡回上诉法院的错误在于,它没有考虑Hologic是否将专利权利要求扩展到不能再对Truckai和Minerva提出转让人禁止反言的程度。相反,联邦巡回法院支持特拉华州联邦地方法院的裁决,即转让人禁止反言禁止米勒娃的无效辩护;下级法院案件的陪审团在2018年授予Hologic近500万美元的奖金.
卡根在今天的意见书中说:“我们现在认为,转让人禁止反言是基于几个世纪以来的公平原则,联邦巡回法院支持这一原则是正确的。”但最高法院没有承认这一原则的适当限度。转让人禁止反言原则的公平基础界定了其适用范围:该原则仅适用于发明人在转让专利时说了一件事(明示或暗示),而在对专利所有人提起诉讼时说了相反的话。”
该案件将回到上诉法院,该法院将决定Hologic的新索赔是否比Truckai指定的索赔范围更广。